关于第12550027号图形商标
无效宣告请求裁定书
商评字[2017]第0000163520号
申请人于2017年01月25日对第12550027号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人创建于1998年，是全球著名的干砂浆领导公司--法国PAREX集团在中国设立的全资企业，经过二十多年的发展，德高中国已成为中国特种干砂浆行业的领导者之一，德高K11防水浆料、德高瓷砖填缝料、德高TTB瓷砖胶等产品以其可靠的品质深获广大用户的信赖，已成为中国市场的领导产品。申请人的德高品牌产品销售网络遍布全国。二、申请人的第10842588号“Davco及图”商标（以下称引证商标一）、第1524749号“德高Davco及图”商标（以下称引证商标二）、第9610988号“派丽德高”商标（以下称引证商标三）、第3980563号“德高”商标（以下称引证商标四）、第11567473号“Davco”商标（以下称引证商标五）、第11563275号“德高Davco及图”商标（以下称引证商标六）申请在先，申请人对“德高好师傅图形”享有著作权，“德叔”图形已经与中文“德高”和英文“Davco”形成一一对应关系。争议商标与上述各引证商标构成类似商品上的近似商标。申请人各引证商标享有极高知名度，争议商标在同一种或类似商品上的注册和使用更容易造成混淆、误认。三、申请人的引证商标二具有极高的知名度和美誉度，已达到驰名状态，争议商标构成对申请人驰名商标的复制与抄袭，其注册将损害申请人的驰名商标权益，应予以无效宣告。引证商标二已经完全具备驰名要素，应当被认定为“建筑灰浆；石料粘合剂”商品上的“驰名商标”。四、原被申请人商标与申请人具有较强显著性和知名度的商标高度近似，其行为 具有恶意，有违诚实信用原则，而且，争议商标如果注册成功，将会产生误导消费者的不良后果，造成不良影响。五、申请人对“德高DAVCO及图”系列作品享有著作权，原被申请人侵犯了申请人享有的在先著作权，给申请人造成了严重损失。六、系争商标的注册是以不正当手段取得的，原被申请人明知申请人在先具有极高知名度的“德高Davco及图”商标的情况下，依然申请注册争议商标，意图误导公众，具有“傍名牌、搭便车”的主观恶意，争议商标属于“以不正当手段取得”，应当予以无效宣告。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（二）项、第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条等的规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
申请人向我委提交了以下主要证据（光盘形式）：
1、申请人及其集团公司官网截图、申请人与其集团公司的关系图；
2、申请人获得的荣誉；
3、申请人品牌及产品、商标荣誉介绍；
4、申请人产品及商标宣传和使用证据、广告发布合同及相关媒体报道；
5、申请人2011-2016年部分经销商销售协议、2006-2016年销售发票及审计报告；
6、“德高”系列商标注册证、核准转让证明、商标档案及著作权登记情况；
7、申请人引证商标遭遇侵权获得的行政、司法救济证明材料；
8、原被申请人恶意的证据。
原被申请人答辩的主要理由：争议商标是原被申请人独立创作完成的，享有著作权的图形作品。争议商标与申请人上述各引证商标未构成近似商标。本案事实不符合《商标法》第十三条第三款之规定，申请人引证商标二不能被认定为驰名商标。系争商标的注册并未违反《商标法》第十条第一款第（二）项、第（八）项的规定。综上，原被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人向我委提交了以下主要证据（均为复印件）：
1、商标委托设计证明；
2、法院判决；
3、解除查封决定书。
针对原被申请人的答辩，申请人的质证除了坚持其前述理由与请求外，还补充了以下几点：一、争议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。二、原被申请人提交的判决属商标侵权案件，与本案的法律基础不同，所涉及的法律事实不同，对本案不具有参考价值。综上，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
在质证阶段，申请人提交了以下主要证据（均为复印件）：
1、德国德高在江门法院的起诉材料；
2、德高系列商标著作权登记证书；
3、（2017）粤04民终2030号民事判决书；
4、（2017）粤04民终2031号民事判决书。
在我委评审期间，争议商标由德国德高建材有限公司转让予广州德建建材有限公司，即本案现被申请人名下。我委依照《商标评审规则》第二十六条的规定，向被申请人发出《商标评审案件主体资格承继告知书》及《商标评审案件答辩通知书》，被申请人在规定期限内提交了承继申请书，并明确表示其从原被申请人处承继了争议商标的所有权利，包括已经由原被申请人行使的答辩权。
经审理查明：
1、争议商标由德国德高建材有限公司于2013年5月8日提出注册申请，于2016年1月22日经商标局异议决定准予注册，核定使用在第2类着色剂、油漆等商品上。2017年7月20日，经商标局核准，争议商标由德国德高建材有限公司转让予广州德建建材有限公司，即本案现被申请人。商标专用权至2024年10月6日。
2、引证商标一、二、三、四、五、六的注册申请日期均早于争议商标的注册申请日，所有人均为申请人。引证商标一、三、四、五核定使用在第2类油漆等商品上。引证商标二、六核定使用在第19类建筑灰浆等商品上。至本案审理之时，均为合法有效在先注册商标。
以上事实由商标档案予以佐证。
我委认为，《商标法》第七条关于诚实信用原则的规定属于总则性规定，其实质内涵已体现在《商标法》的具体条款中，我委将根据申请人的具体评审理由并适用相应的具体条款予以审理。因此，根据当事人提出的事实和理由，本案焦点问题可归纳为：一、争议商标与六件引证商标是否构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标；二、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第三款规定的不予注册并禁止使用之情形；三、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先著作权，从而违反了《商标法》第三十二条关于“不得损害他人在先权利”之规定。
关于焦点问题一，我委认为，争议商标为纯图形商标，图形表现为头戴帽子、身穿短袖T恤、右手手握工具、左右摆手势的半身男子造型，与引证商标一的显著识别图形部分在构图要素、设计风格、表现形式以及整体视觉效果方面均极为近似，相关公众在施以一般注意力和隔离观察的情形下不易区分，故争议商标与引证商标一构成近似商标。争议商标核定使用的“油漆；木材涂料（油漆）；刷墙粉；涂料（油漆）；防锈油”商品与引证商标一核定使用的油漆等商品属于同一种或类似商品。争议商标若与引证商标一并存使用于上述同一种或类似商品上，极易使相关公众对商品来源产生混淆、误认。因此，在“油漆；木材涂料（油漆）；刷墙粉；涂料（油漆）；防锈油”商品上，争议商标与引证商标一已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的着色剂等其余商品与引证商标一核定使用的商品不属于同一种或类似商品。因此，在着色剂等其余商品上，争议商标与引证商标一未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的商品与引证商标二、六核定使用的商品不属于同一种或类似商品。若共存，不致引起相关公众的混淆、误认。因此，争议商标与引证商标二、六未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标与引证商标三、四、五在构成要素、呼叫以及整体视觉效果方面均存在明显差异，未构成近似商标。申请人提交的在案证据不足以证明文字“派丽德高”、“德高”及“Davco”与“德叔”图形能够形成一一对应关系。因此，争议商标与引证商标三、四、五未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二，在“油漆；木材涂料（油漆）；刷墙粉；涂料（油漆）；防锈油”商品上，关于申请人认为争议商标违反了《商标法》第十三条第三款规定之理由，我委认为，由于申请人在与争议商标核定使用的同一种或类似商品上已有在先注册的引证商标一，且我委已适用《商标法》第三十条对申请人权利予以保护，在此基础上我委对申请人引证商标二是否构成驰名商标不再进行审查，亦不再适用《商标法》第十三条第三款的规定对本案进行评审。
在着色剂等其余商品上，本案中，申请人提交的证据1为申请人及其集团公司官网截图、申请人与其集团公司的关系图，均不是对引证商标二的使用证据；证据2、3为申请人及其品牌产品获得的荣誉，其中绝大部分显示的日期晚于争议商标的注册申请日，也未显示申请人商标，不足以证明在争议商标注册申请之前申请人引证商标二经过使用已取得较高的知名度；证据4、5为报刊、杂志、电视、搜狐等媒体对申请人的宣传和报道，以及销售合同和发票，其中，大部分媒体、期刊对申请人进行宣传和报道的日期晚于争议商标的注册申请日，广告合同覆盖区域主要以广州地区为主，且大部分的合同与发票不能形成一一对应关系；证据6、7、8为申请人的商标注册信息、申请人维权、原被申请人侵权的信息，这些证据均不是对引证商标二的使用证据，不能证明引证商标二经过使用已取得较高的知名度。因此，由于在本案中申请人未就争议商标申请日前，其使用“德高Davco及图”商标的商品使用范围、经济指标、广告范围、广告投入、市场排名等情况充分举证，故，依据《商标法》第十四条的规定，申请人在案证据尚不足以证明在争议商标申请注册之前，申请人商标已达到驰名程度。对申请人关于认定其引证商标二为驰名商标的请求，我委不予支持。并且，争议商标核定使用的着色剂等其余商品与申请人商标核定使用的建筑灰浆等商品在商品的功能、用途等方面存在一定区别。因此，争议商标的注册、使用不易误导相关公众，进而也不会使申请人的利益受到损害，不属于《商标法》第十三条第三款所指不予注册并禁止使用之情形。
关于焦点问题三，我委认为，争议商标图形与申请人享有著作权的德叔图形未构成《著作权法》意义上的实质性近似，故争议商标的注册未损害申请人享有的在先著作权。
另，争议商标本身不属于欺骗性标志，也不属于有害于社会主义道德风尚或者产生其他不良影响的标志，未构成《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项规定的情形。申请人亦未能提交证据证明原被申请人申请注册争议商标采取了欺骗或者其他不正当手段。因此，争议商标的申请注册未构成《商标法》第四十四条第一款规定的情形。
此外，争议商标图形与德国国旗差异明显，故争议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第（二）项规定之情形。
申请人的其他理由因缺乏事实和法律依据，我委不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我委裁定如下：
争议商标在“油漆；木材涂料（油漆）；刷墙粉；涂料（油漆）；防锈油”商品上予以无效宣告，在着色剂等其余商品上予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
合议组成员:盛丽君
韩秀花
肖琦
2017年12月25日
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